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Il est courant pour un Franchiseur  de penser faire des économies en ne déposant la marque du réseau qu’au travers d’un dépôt de marque communautaire (directement valable et à faible coût pour les 28 pays de l’Union Européenne). Mais, si vous n’avez qu’un usage en France de votre marque, attention danger ! Le Tribunal de l’Union Européenne vient en effet de confirmer un changement dans l’étendue géographique de protection de la marque communautaire.

Règle commune à de très nombreux pays :

  • le droit sur la marque s’acquiert par le dépôt et se maintient par l’usage
  • le non usage ne fait pas perdre automatiquement la marque mais, passé un certain délai (5 ans le plus généralement à compter de l’enregistrement), le signe peut être attaqué par un tiers pour non usage et la marque est alors déchue

Evolution de pratique : L’on voit de plus en plus de déposants privilégier un dépôt communautaire car couvrant d’un seul coup les 28 pays de l’Union plutôt que de procéder à un dépôt français puis des extensions internationales notamment communautaire. La connaissance du système communautaire est donc indispensable pour ceux qui choisissent cette voie. Conséquence de cette évolution : le maintien des droits sur une marque communautaire est souvent essentiel à la protection de la marque de telle ou telle société Où se situe le point délicat ? : L’on connait les règles qui régissent globalement la notion d’usage de marque à savoir, succinctement :

  • – un usage de marque (c’est-à-dire permettant au public d’identifier l’origine des produits ou services concernés)
  • –   un usage sérieux, public et non équivoque
  • –  un usage dans le commerce

Or, les règles en question ne sont pas les mêmes entre marque nationale (française par exemple) et marque communautaire. En effet, par sa nature, une marque communautaire couvre les 28 pays de l’Union. La question a donc été posée de savoir si, pour maintenir la validité d’une marque communautaire, il fallait prouver un usage dans un seul pays de l’Union, dans tous les pays ou seulement dans une fraction de l’Union.

Conséquence potentielle : si l’exploitation de la marque UE est considérée comme insuffisante territorialement, alors en cas d’attaque d’un tiers, la marque UE sera déchue, son titulaire perdra son monopole et si un tiers a déposé lui-même postérieurement une marque proche, il pourra alors attaquer en contrefaçon le titulaire déchu (avec les conséquences imaginables en terme d’interdiction et de dommages et intérêts) La question de l’usage d’une marque communautaire est donc majeure !

L’usage dans un seul pays suffit-il à valider une marque communautaire ? la réponse est non sauf cas exceptionnel. C’est ce qu’a dit la Cour de Justice des Communautés dans l’affaire Onel (19/12/2012) en disposant que l’usage dans un seul Etat membre peut suffire si le marché concerné est limité au territoire d’un seul Etat membre.

Faut-il un usage dans tout et chacun des pays ? Il est probable que non, c’est-à-dire qu’un usage dans une partie de l’Union suffise. Ainsi, le Tribunal de l’Union Européenne a décidé dans une affaire Pedro (08/05/2014) que le titulaire d’une marque exploitée comme enseigne d’un réseau de boutiques de prêt à porter,  installé en Espagne,  avait établi un usage de sa marque en apportant des preuves importantes d’usage sur son territoire ainsi que des éléments montrant « une expansion graduelle et continue de ladite marque sur le territoire d’autres Etats membres principalement au Portugal mais aussi à un degré moindre en Belgique et en France ».

Que retenir ?

  • a/ Que l’usage dans un seul pays ne suffit pas à prouver l’usage d’une marque communautaire (sauf cas exceptionnel du marché limité à un seul pays)
  • b/ Que l’usage n’a pas à être rapporté dans TOUS les pays de l’Union
  • · c/ Qu’il faut donc être capable de montrer un usage dans une partie de l’Union et, au minimum (c’est l’apport de l’affaire Pedro), une « expansion graduelle et continue » de cet usage dans d’autres pays

Si vous êtes dans le cas a/, il parait urgent de consulter un spécialiste, d’autant qu’une activité développée en franchise ne peut a priori pas être considérée comme appartenant à un marché de niche !

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