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Pas moins de 20 entreprises majeures du secteur de la parfumerie, telles que Lancôme, Yves Saint Laurent, Kenzo, Diesel, Dior, L’Oréal, Chanel, etc., ont engagé une action judiciaire à l’encontre du site E-commerce www.pirate-parfums.fr, qui proposait à la vente ses propres parfums, en utilisant des corrélations avec d’autres marques de parfums.

L’affaire

L’internaute avait sur ce site deux moyens de trouver et faire un lien entre les parfums proposés par Pirate parfums (la société luxembourgeaoise PIN) et un parfum de sa connaissance, souvent leader du marché (tel que MIRACLE, OPIUM, ACQUA DI GIO, etc.) :

–         Soit en lisant la description de la fragrance du produit de PIN, celle-ci précisant clairement le produit concurrent avec lequel le parfum de PIN partage les mêmes ingrédients principaux;

–         Soit par le biais d’un moteur de recherche interne au site E-Commerce dans lequel l’internaute était invité à ‘trouver” son parfum, en nommant des références bien connues, et en étant ensuite renvoyé vers le produit « équivalent » de PIN.

Ce shéma particulier était d’ailleurs très exactement l’approche commerciale  spécifique, choisie et revendiquée du site Pirate parfums, une approche philosophique même : proposer à la vente des parfums en faisant très peu d’investissement marketing (même flacon quelque soit la fragrance contenue, noir pour les masculins, blanc pour les féminins), pas d’investissement publicitaire … en conséquence, avec des coûts et des prix de vente très bas ….  et que chaque parfum proposé soit relié au nom d’un autre pré-existant, concurrent et déjà bien connu du public.

Son slogan était d’ailleurs éloquent : « Comparez la senteur de votre parfum, payez la qualité et pas la publicité ! ».

Le schéma juridique choisi

En fait, PIN a juridiquement basé son concept commercial :

  • Avant tout, sur le fait qu’en France aucune protection n’est plus donnée à une fragrance en tant que telle par le droit d’auteur (la fragrance est à présent considérée par les juges comme une création issue d’un savoir-faire et non comme une création originale)
  • Par ailleurs, sur l’une des exceptions au monopole conféré à la marque enregistrée, à savoir la publicité comparative licite.

En effet, l’article L-713-2 du code de la Propriété intellecuelle prévoit que sont interdits la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits et services identiques, même avec l’ajout d’expressions telles que « formule », « système », « genre », « imitation » « méthode », etc…

En parallèle, les articles L.121-8 et L.121-9 du code de la Consommation (qui transposent la Directive communautaire n°84/450) prévoient que toute publicité qui compare des produits ou services en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou ses propres produits ou services (donc potentiellement ses marques) peut être licite.

Le jugement

Bien sûr, il existe des conditions particulières pour garantir que ce type de publicité est licite et c’est le point principal qui a été discuté dans l’affaire Pirate Parfums, jugée en 1ère instance le 11 avril 2014 et dont l’issue était attendue par les acteurs de la parfumerie française avec une certaine impatience !

Ici, les juges ont confirmé que le titulaire d’une marque peut s’opposer à tout usage de sa marque dans une publicité comparative, même si cet usage ne contrevient pas à la fonction essentielle de la marque, à savoir la garantie d’origine (ainsi, il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur en pratique), mais si cet usage est préjudiciable aux autres fonctions de la marque, telles que la garantie de qualité, la publicité, la communication, l’investissement : dans ce cas, la publicité comparative est considérée comme illicite.

Dans cette affaire, le tribunal a retenu les faits suivants :

  • Les différents parfums sont clairement mis en parrallèle de telle sorte que le site web fait de la publicité comparative sur les caractéristiques essentielles, pertinentes et representatives des produits concernés et qui peuvent être vérifiées (ingredient clé, notes de tête, notes de cœur, notes de fond) ;
  • Il n’y a pas de risque de confusion pour le consommateur entre les parfums du défendeur et ceux des autres intervenants du secteur puisque les noms et les packaging sont différents et puisque les produits des requérants sont clairement identifiés comme des produits concurrents qui ne sont pas vendus sur le site ;
  • Le concept marketing de Pirate Parfums, présentant le site web comme un Robin des bois libérant les parfums et avec son process particulier de moteur de recherche interne conduit à présenter les produits en vente comme des imitations des fragrances des marques de luxe concernées ;
  • Les marques notoires sont utilisées par PIN pour attirer le consommateur sachant que celui-ci ne peut pas sentir le produit via internet et peut juste espérer avoir une imitation proche du parfum déjà connu. En outre, il est confirmé par les commentaires des internautes sur le site qu’ils cherchent ou ont trouvé l’imitation de leur parfum habituel à prix discount.

Les juges ont ainsi considéré que PIN tirait un avantage déloyal de la réputation des marques notoires, en évitant ainsi des investissements marketing, et tirait un bénéfice malhonnête par le biais de son site E-commerce et de son système commercial.

La publicité comparative a ici été jugée illicite et l’usage controversé a été considéré comme une atteinte aux fonctions de communication, investissement et publicité des marques en cause. La contrefaçon et l’atteinte aux marques notoires ont aussi été retenues.

PIN a notamment été condamné, pour chaque marque contrefaite, à 12K€ pour réparer le dommage à la valeur de la marque, sa dilution et sa banalisation, 10K€ pour le manque à gagner, soit un montant total de dommages et intérêts autour de 1,3 millions d’euros, assortis d’une exécution provisoire.

Gageons que d’autres actions similaires sont encore en cours en dehors de la France, puisque Pirate parfums continue aujourd’hui de comparer ses produits à ceux de ses concurrents dans les mêmes conditions, sur des sites accessibles dans certains autres pays d’Europe.

Ce qu’on doit en tirer

  • Finalement, on peut penser que les juges n’ont pas voulu ici légitimer une situation par laquelle le site E-Commerce ne comptait que sur les efforts financiers, marketing, etc. de ses concurrents pour pouvoir vendre ses propres produits. Il est vrai que sans comparer les parfums à d’autres fragrances connues, le consommateur n’aurait sans doute pas acheté le produit sans avoir pu le sentir au préalable, ce qui n’est pas possible via Internet (et pourrait s’appliquer à d’autres domaines tels que l’alimentaire par exemple, sans doute dans une moindre mesure) ;
  •  L’application habile de la loi autorisant la publicité comparative reste délicate (également sur le type de comparaison objective autorisée) et nécessite de la prudence pour s’assurer de rester du bon côté de la ligne ;
  • Ce jugement renforce la valeur juridique de la marque et développe sa force bien au-delà de sa simple fonction de garantie d’origine : il peut y avoir atteinte à une marque même lorsqu’il n’y a aucun risque de confusion pour le consommateur sur l’origine du produit.
  • Il sera primordial de suivre l’issue d’un éventuel appel de cette décision par PIN ainsi que la position des autres juges européens s’ils doivent se prononcer sur le sujet.

Il est vrai que certaines sociétés choisissent d’utiliser la publicité comparative même lorsqu’elle est clairement illicite (ou sachant que ce point est largement discutable) simplement parce que le « buzz » créé autour de leur publicité (ou même l’effet médias de l’action en justice qui la suit) peut leur apporter un bénéfice client plus important que le risque de dommages et intérêts.

Encore faut-il bien mesurer les risques pour s’assurer que le jeu en vaut la chandelle.

Par  Charlotte URMAN, Conseil en Propriété Industrielle, Directrice du bureau d’Inlex IP Expertise sur la Côte d’Azur.

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