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Le projet de réforme a été adopté le 15 décembre dernier 2015 par le Parlement européen et entrera en vigueur le 23 mars 2016.

Cette réforme modifie la directive sur les marques communautaires du 22 octobre 2008 et prévoit des changements importants sur des aspects fondamentaux de la protection et de la défense des marques.

Pour que vous puissiez apprécier de manière concrète les implications de cette nouvelle réforme, nous allons publier chaque semaine sur notre blog , un commentaire spécifique sur un des volets de la nouvelle directive.

Vous trouverez au début de chaque article, la liste des situations qui sont précisément concernées par la réforme, pour vous aider à en appréhender les conséquences pratiques sur la gestion de votre portefeuille,

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Volet 1 – La Dégénérescence : la rançon de la gloire

Quels sont les cas immédiatement concernés par ce volet de la réforme ?

Je gère une marque notoire

Je détecte régulièrement des usages de ma marque dans la presse dans un sens générique Lien

Ma marque est connue mais je ne fais pas de veille média ou concurrentielle Lien

J’ai lancé une marque qui devient une référence dans le domaine (nom d’un segment de marché, d’une tendance…) Lien

Ma marque est mentionnée dans le dictionnaire, dans Google traduction comme un nom générique Lien

Ma marque est entrain de devenir un verbe (je shazame, je tweete, uberiser…) Lien

Le principe et les conséquences

On le sait, la question de la distinctivité est primordiale en matière de marque, et en premier lieu dans la mesure où elle est une condition d’existence de ce droit.

De plus, la distinctivité permet de déterminer en partie l’étendue du monopole associé à la marque ; une marque évocatrice des produits visés (« France Telecom » pour des services de télécommunication) ne bénéficiera pas d’un territoire de protection aussi étendu qu’une marque arbitraire (« SARENZA » pour de la vente en ligne de chaussures). Concrètement une marque SARENZO serait considérée comme une contrefaçon de SARENZA, alors que FRANCO TELECOM serait sans doute autorisée à coexister avec une marque comme FRANCE TELECOM.

Il est donc important, tout au long de la vie de votre marque, de veiller à conserver cette distinctivité.

En pratique, l’on constate que c’est souvent le propriétaire de la marque qui, par des actions ou des inactions, va lui-même détruire sa propre marque !  C’est ce qu’on appelle la dégénérescence. La marque devient alors un nom du langage courant et n’importe quelle société peut l’utiliser. C’est ce qui est arrivé aux propriétaires des marques BIKINI, PINA COLADA.

La réforme du « Paquet Marque » européen et ses incidences sur le risque de dégénérescence

Parmi les apports de cette réforme, on note deux dispositions ayant un impact direct sur le niveau de risque de dégénérescence qui pèse sur les marques de certaines sociétés.

1-      la possibilité d’obtenir la dégénérescence d’une marque d’un concurrent facilitée

Jusqu’à présent dans certains États Membres, incluant la France, toute personne souhaitant demander la nullité d’une marque pour dégénérescence était tenue d’engager une action judiciaire devant les tribunaux (par exemple en France devant le Tribunal de Grande Instance).

Ces actions, longues et coûteuses, étaient de nature à décourager de nombreux acteurs économiques, incertains que le jeu en vaille la chandelle.

La Nouveauté : L’article 45 de la Directive instaure l’obligation pour chaque état membre de prévoir «une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque».

La possibilité de réagir par une action administrative auprès de chaque office national de l’UE facilitera de manière évidente les attaques contre les marques qui sont touchées par ce risque. En effet, à l’instar des procédures d’opposition françaises dont le budget est au moins 10 fois inférieur coût d’une action judiciaire, il est évident que le coût attractif de ces procédures plus simples et plus rapides va augmenter le nombre de cas de demandes en dégénérescence.

2-      La mention d’une marque notoire dans un dictionnaire : indice du caractère générique et obligation du propriétaire de contacter l’éditeur

L’article 12 de la Directive prévoit quant à lui que « Si la reproduction d’une marque dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, sous forme imprimée ou électronique, donne l’impression qu’elle constitue le terme générique désignant les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée, l’éditeur veille, sur demande du titulaire de la marque, à ce que la reproduction de la marque soit, sans tarder et, dans le cas d’ouvrages imprimés, au plus tard lors de l’édition suivante de l’ouvrage, accompagnée de l’indication qu’il s’agit d’une marque enregistrée. »

On en déduit que le fait de contacter l’éditeur d’un ouvrage faisant état de la marque de manière générique participe à la préservation de ses droits empêchant la dégénérescence.

A contrario, l’absence de réaction donne des arguments et devient une circonstance qui démontrerait l’inaction du propriétaire et serait donc un élément de preuve en faveur de la dégénérescence.

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Si vous vous reconnaissez dans les situations concernées par la Réforme, les équipes d’INLEX sont à votre entière disposition pour évaluer votre niveau de risque et vous conseiller sur les démarches à mettre en œuvre pour préserver vos droits de marques et vous accompagner à maintenir et valoriser votre patrimoine immatériel.

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